O que é Marca?

Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial).

O registro de marcas, no Brasil, é feito pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Considera-se:

– marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

– marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

– marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Veja um exemplo de marca:

Logo-Guia-Trabalhista

Marca Mundial – Utilização por Empresa Nacional em Ramo Diferente

Microempresa de móveis pode usar marca mundial de relógio

Uma microempresa que comercializa móveis planejados pode continuar usando o nome Omega. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso da fabricante mundial de relógios, que queria exclusividade no uso da marca.

O ministro Villas Bôas Cueva, relator do caso, observou que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) negou a qualificação jurídica de alto renome à marca Omega.

Ele destacou que a jurisprudência do STJ é firme em declarar que o Poder Judiciário não pode substituir o INPI na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca, tendo em vista o princípio da separação dos poderes.

Alteração legal

A ação original foi ajuizada pela Omega S/A contra o INPI com o objetivo de anular o registro concedido em 1997 pela autarquia à microempresa Omega Comércio e Indústria de Móveis Ltda.

A empresa informou no processo que pertence ao grupo econômico The Swatch Group, internacionalmente reconhecido por fabricar relógios de alto padrão de qualidade. Alegou que o signo Omega, registrado em Paris, em 1964, foi reconhecido como marca notória segundo as regras da Lei 5.772/71, que regulou a propriedade industrial no Brasil até 1996.

A Lei 9.279/96, no artigo 233, aboliu o registro de marca notória e passou a adotar o critério de alto renome, conforme prevê o artigo 125. A defesa argumenta que esse dispositivo, que garante proteção à marca de alto renome em todos os ramos de atividade, teria sido violado.

O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o signo Omega não pode ser considerado uma exceção ao princípio da especialidade a ponto de impedir que terceiros façam uso dele e que tal signo é classificado como marca fraca, não protegida pelo referido artigo 125.

A decisão acabou sendo mantida pela turma, mas por outro fundamento. Leia o acórdão.

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Disputa pela Marca Hering Continua nos Tribunais

Terceira Turma manda seguir ação sobre disputa pela marca Hering
 
A disputa judicial pelo uso da marca Hering e o símbolo de dois peixes terá um novo capítulo. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) atendeu a recurso da Companhia Hering, administradora da rede de franquias Hering Store, e determinou que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) julgue a apelação que trata do tema.

A disputa é com as Lojas Hering, com sede em Blumenau, que em 1997 inauguraram um centro de compras com a mesma marca. O relator do caso é o ministro Villas Bôas Cueva.

Em 1999, a Companhia Hering ajuizou ação de abstenção de uso de marca e nome comercial cumulada com pedido de indenização contra as Lojas Hering. Disse que tem o registro da marca, inclusive dos dois peixes, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A Companhia alega que desde 1952 permitia informalmente o uso de sua marca pelas Lojas Hering, até que houve a construção do centro comercial e a utilização indevida por terceiros.

Dias depois, as Lojas Hering ajuizaram ação contra a Companhia Hering pretendendo a cessação do uso dos nomes Lojas Hering, Lojas Hering Store, Lojas Hering Virtual e Hering Store e também os lucros auferidos com a referida utilização. Afirmam usar o nome desde 1880, assim como a figura dos dois peixes, o que era do conhecimento da Companhia Hering.

Anterioridade

Em primeira instância, as ações foram julgadas conjuntamente. A Companhia Hering saiu vitoriosa, determinando-se que as Lojas Hering se abstivessem de utilizar a marca nominativa Hering e a marca figurativa dos dois peixes em seu centro comercial e nas lojas franqueadas. O juiz entendeu que a Companhia Hering detinha a anterioridade do uso de ambas as marcas. O pedido de indenização foi negado, e a Companhia Hering apelou quanto a isso.

As Lojas Hering, por sua vez, apelaram sob a alegação de prescrição do direito de ação da Companhia Hering. O TJSC acolheu o argumento. Disse que o prazo para o ajuizamento da ação seria de dez anos a contar do conhecimento do uso indevido pelo titular da marca, o que não foi observado pela Companhia Hering, já que desde a constituição das Lojas Hering, por quase meio século, não houve oposição.

Prescrição

A Companhia Hering recorreu então ao STJ. Em seu voto, o ministro Villas Bôas Cueva inicialmente reconheceu que o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger.

No entanto, diante das particularidades do caso, o relator considerou “incabível” utilizar como marco inicial da prescrição a data em que as Lojas Hering foram registradas na Junta Comercial, em 1951: “A contagem do prazo prescricional, no caso, iniciou-se com a alegada mudança de postura da ré [Lojas Hering], com a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro comercial, a partir do ano de 1997.”

Assim, como a Turma entendeu superada a questão da prescrição, determinou o retorno dos autos ao TJSC para que prossiga no julgamento dos demais temas da apelação.

STJ – 03.09.2014 REsp 1282969

Marca – Licenciado – Obrigatoriedade de Ajustar-se à Alteração de Padrões

Titular do registro pode exigir que licenciado acompanhe mudança nos padrões da marca
O proprietário da marca tem o direito de exigir do licenciado os ajustes necessários para a manutenção dos padrões adotados. A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso sobre um caso em que o licenciado se recusava a se adequar aos padrões exigidos pelo dono da marca.A Turma considerou que a marca é mais que mera denominação, pois traz em si um conceito identificado com desempenho e eficiência, facilita o reconhecimento e a captação de clientes e diminui o risco para a clientela, mediante a padronização de produtos, serviços e atendimento.

O recurso foi interposto pela empresa Quick Food Lanches e Refeições Ltda., impedida de continuar a explorar a marca Dona Lenha. Ela obteve autorização de exploração em 2001 e, em 2005, foi convidada a adotar as mudanças sugeridas pela rede, com as quais não concordou.

Sem condições

Em primeira instância, a Justiça entendeu que a não adequação aos padrões da marca poderia resultar em alguma sanção, mas não na inibição do uso do nome. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) reformou essa decisão, ao entendimento de que caberia à ré manter os padrões da marca.

No recurso ao STJ, a Quick Food sustentou que as condições de uso da marca, para produzirem efeitos limitadores ao licenciado, deveriam constar do contrato, o que não ocorreu no caso.

O TJDF reconheceu que não foi imposta nenhuma condição ou limitação temporal para o uso da marca. O licenciamento de uso, entretanto, previsto pelo artigo 139 da Lei 9.279/96, autoriza o titular do registro a exercer controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos e serviços.

Segundo o relator no STJ, ministro João Otávio de Noronha, com a licença de uso, o licenciado se compromete, de acordo com a lei, com a integridade e a reputação da marca, obrigando-se a zelar por ela. No caso, o layout da loja estava diferente do sugerido pelo titular, bem como o cardápio e a logomarca.

Irrelevante

Noronha considerou irrelevante o fato de não haver condições limitadoras na autorização de uso, porque “é da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características”.

“Por óbvio, se a recorrida, titular do registro, optou por adotar novo conceito para a marca, é porque queria superar aquele então adotado”, disse o ministro. “Nessa medida, a manutenção do padrão antigo pelo recorrente prejudica a nova identificação proposta”, acrescentou.

Para o relator, o licenciado deve respeitar as novas características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a existência da marca.

STJ – 10.03.2014 – REsp 1387244

Veja um modelo de contrato de licenciamento de marca

Nome Comercial x Marca Registrada – Possibilidade de Uso por Diferentes Empresas

Registro de concorrente na Junta Comercial não impede empresa de usar marca concedida pelo INPI
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu pedido da empresa ML Produtos Alimentícios Ltda. ME para que ela possa continuar utilizando sua marca Delícias em Pedaços. A abstenção de uso da marca havia sido conseguida na Justiça paulista pela empresa Oficina do Artesão Ltda., dona da marca Amor aos Pedaços.

A ação foi ajuizada pela Oficina do Artesão sob o argumento de ser titular de vários registros para sua marca, regularmente expedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ela acusou a empresa ML de usar, ilicitamente, sinal distintivo praticamente idêntico.

O juízo da 4ª Vara Cível de Jundiaí (SP) reconheceu a prescrição do pedido de reparação de danos e não acolheu o pedido de abstenção do uso da marca, por entender que as expressões utilizadas são distintas, não passíveis de gerar confusão.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), entretanto, reformou parcialmente a sentença e determinou a abstenção do uso da marca Delícias em Pedaços, baseando sua decisão na suposta prática de parasitismo, uma vez que os termos “delícias” e “amor” evocam sensações prazerosas de comer um doce e as duas empresas atuam no mesmo segmento mercadológico.

No STJ, a ML alegou ser titular de três registros devidamente concedidos e válidos para a marca Delícias em Pedaços, um deles anterior à sentença de improcedência do pedido.

Sustentou também que não é possível determinar a abstenção do uso de expressão objeto de registro de marca válido e regular expedido pelo INPI.

Sistema atributivo

Em seu voto, o ministro Luis Felipe Salomão, relator do caso, destacou que as formas de proteção ao nome empresarial e à marca comercial não se confundem. A primeira se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que são registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo: é adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

De acordo com o ministro, a alegação da empresa Oficina do Artesão, de ter adotado o nome Amor aos Pedaços perante a Junta Comercial de São Paulo em 1981, não é suficiente para impedir – como de fato não impediu – a obtenção do registro da marca Delícias em Pedaços pela empresa ML Produtos Alimentícios junto ao INPI, em 1999.

Eficácia do registro

Luis Felipe Salomão ressaltou que compete ao INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida e que qualquer ingerência do Judiciário nesse campo significaria invasão do mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Segundo Salomão, a decisão do TJSP ultrapassou os limites de sua competência, pois extrapolou a discussão a respeito de eventual concorrência desleal e determinou a abstenção do uso de marca registrada pelo próprio titular.

“A determinação de abstenção de uso de marca registrada pelo seu próprio titular implicará retirar a eficácia do ato administrativo de concessão de registro, esvaziando por completo a decisão do INPI, sem a sua participação, violando, assim, inexoravelmente, o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial”, concluiu o ministro.

STJ – 06.03.2014 – REsp 1189022